À qui appartient la propriété intellectuelle après la vente d’une entreprise, et comment la vérifier?

Ce guide explique qui détient les marques de commerce, les droits d’auteur, les brevets et les dessins industriels d’une entreprise après sa vente, selon que l’on achète les actions ou les actifs, et comment consulter les registres canadiens avant de signer. Il s’appuie sur les pages officielles citées en bas de page : le Code civil du Québec, quatre lois fédérales et le guide de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Il porte sur le Québec; les lois sur la propriété intellectuelle étant fédérales, elles s’appliquent ici comme ailleurs au pays.

La réponse dépend de ce qui est acheté

Selon le Code civil du Québec, les personnes morales ont la personnalité juridique (art. 298) et sont titulaires d’un patrimoine (art. 302). Quand on achète les actions d’une société, ce sont donc les actions qui changent de mains, pas le patrimoine de la société : une marque ou un droit d’auteur qu’elle possédait déjà reste à son nom. Éducaloi ajoute que l’achat d’actions implique d’assumer le passé de l’entreprise, notamment ses dettes et ses poursuites potentielles. La question devient alors de savoir si la société était bien titulaire des droits qu’on lui prête.

Quand on achète des actifs, Éducaloi rappelle que ceux-ci comprennent des biens non matériels, « comme le nom ou la propriété intellectuelle de l’entreprise ». Comme ils appartiennent au patrimoine du vendeur, ils ne passent à l’acheteur que s’ils lui sont cédés, et chaque droit se transfère selon la loi qui le régit, décrite plus bas. Le choix entre les deux structures est traité dans le guide sur la vente d’actions ou la vente d’actifs.

Ce que l’on cherche à repérer

Le guide de l’OPIC décrit, entre autres, quatre formes de propriété intellectuelle. Les brevets protègent les inventions nouvelles et utiles (produit, composition de matières, machine, procédé) ainsi que leurs perfectionnements. Les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques et musicales, y compris les programmes d’ordinateur, de même que les prestations, les enregistrements sonores et les signaux de communication. Les dessins industriels visent les caractéristiques visuelles d’un objet fini : sa configuration, son motif ou ses éléments décoratifs. Les marques de commerce, enfin, servent à distinguer les produits ou services d’une entreprise.

Pour les noms de domaine, aucune des pages officielles lues pour ce guide ne les traite, et ce guide n’avance donc aucune règle à leur sujet. Dans une vérification, rien n’empêche toutefois de les inscrire dans la liste des actifs, avec le nom de leur titulaire, comme n’importe quel autre bien à repérer.

Le droit d’auteur : qui en est titulaire, et la cession écrite

L’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur pose que, sous réserve des autres dispositions de la loi, l’auteur d’une œuvre en est le premier titulaire. Une exception vise l’œuvre créée par une personne employée en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, dans l’exercice de cet emploi : l’employeur est alors le premier titulaire, « à moins de stipulation contraire ». Cette exception vise l’employé; elle ne s’étend pas d’elle-même à l’œuvre d’un pigiste ou d’un fournisseur indépendant. Pour une telle œuvre, on cherche donc une cession écrite et signée, condition de validité posée par le paragraphe 13(4).

Dans une vente d’actifs, la même loi exige que la cession du droit d’auteur soit rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit ou par son agent dûment autorisé, sans quoi elle n’est pas valable (art. 13(4)). Les droits moraux de l’auteur sont incessibles, mais ils peuvent faire l’objet d’une renonciation, en tout ou en partie, et la cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique à ces droits (art. 14.1).

L’enregistrement de la cession est prévu à l’article 57, et la loi lui attache un effet précis : un acte de cession qui n’a pas été enregistré doit être déclaré nul à l’encontre d’un cessionnaire subséquent qui a acquis le droit à titre onéreux sans connaître l’acte antérieur, à moins que celui-là n’ait été enregistré avant l’instrument sur lequel ce cessionnaire se fonde. Le certificat d’enregistrement de la cession constitue la preuve que le droit a été cédé et que le cessionnaire inscrit en est le titulaire (art. 53(2.1)).

Marques, brevets et dessins : transfert et inscription

Selon l’article 48 de la Loi sur les marques de commerce, une marque, déposée ou non, est transférable, soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise, soit isolément, pour la totalité ou pour une partie des produits ou services auxquels elle est liée. Le paragraphe 48(2) réserve toutefois un cas : la marque peut être jugée non distinctive si, par suite du transfert, deux personnes ou plus conservent et exercent des droits sur des marques créant de la confusion. Le registraire inscrit le transfert d’une marque déposée sur demande du propriétaire inscrit ou, sur preuve de transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire, sous réserve des règlements. L’OPIC écrit qu’une marque est une forme de propriété que l’on peut vendre, léguer ou transférer par cession, et que, pour éviter tout litige sur la propriété, il vaut mieux aviser officiellement le registraire de tout changement. Les formalités de cette inscription relèvent des règlements, auxquels l’article 48 renvoie.

Pour les brevets, la Loi sur les brevets prévoit que le commissaire inscrit, sous réserve des règlements, le transfert d’un brevet sur demande du titulaire, ou d’un cessionnaire sur preuve satisfaisante, et que le transfert non inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent dont le transfert a été inscrit (art. 49). La Loi sur les dessins industriels prévoit des règles semblables pour les dessins enregistrés, l’inscription relevant alors du ministre (art. 13). Dans les deux cas, la loi rattache donc la protection contre un cessionnaire subséquent à l’inscription du transfert.

Comment faire une recherche dans les registres avant d’acheter une marque

Le guide de l’OPIC indique que l’on peut effectuer soi-même une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes. Le registre comprend les marques actives et inactives, les marques officielles et les marques interdites. Pour que la recherche soit efficace, l’OPIC demande, pour une marque formée d’un ou de plusieurs mots, de chercher toutes les graphies possibles, y compris en anglais : pour une marque comme « Pôle Nord », il suggère de chercher aussi « Nord », « North », « Pôle » et « Pole ».

1. Chercher la marque sous toutes ses graphies, en français et en anglais, dans la base de données de l’OPIC.
2. Distinguer la marque enregistrée de la marque simplement employée : selon l’OPIC, le certificat d’enregistrement est une preuve directe que la marque appartient à son titulaire, tandis que l’emploi seul confère des droits selon le droit commun, mais peut obliger, en cas de litige, à une bataille juridique longue et coûteuse pour faire valoir son droit.
3. Chercher aussi les noms commerciaux : l’OPIC note qu’il est fréquent que des noms commerciaux soient employés comme marques de commerce même s’ils ne sont pas enregistrés, et qu’il n’existe aucun répertoire unique et complet des noms commerciaux en usage au Canada.
4. Vérifier les autres droits que le vendeur dit détenir : selon la Loi sur les brevets, les brevets et les documents qui s’y rapportent peuvent être consultés au Bureau des brevets, aux conditions réglementaires (art. 10); le registre des droits d’auteur (art. 53) et celui des dessins industriels (art. 3) font foi de leur contenu.

L’OPIC prévient aussi qu’une marque enregistrée dont on ne fait aucun usage pendant une période prolongée peut être radiée du registre, ce qui complique la preuve de propriété. Le résultat de la recherche se compare aux déclarations du vendeur, et c’est au notaire ou à l’avocat de l’interpréter.

Le nom de l’entreprise et les questions à poser

Le nom sous lequel l’entreprise exerce ses activités relève d’autres règles, dont celles de la Charte de la langue française; elles sont expliquées dans le guide sur le nom de l’entreprise après la vente. La vérification du registre des entreprises est décrite dans le guide sur le Registraire des entreprises avant d’acheter.

• Quels droits la société dit-elle détenir, et à quel nom chacun est-il inscrit?
• Les œuvres créées pour l’entreprise l’ont-elles été par des employés ou par des fournisseurs, et y a-t-il des cessions écrites?
• En vente d’actifs, chaque droit est-il nommé dans l’entente et cédé par un écrit signé?
• Qui fera inscrire les transferts aux registres, et à quelle étape de la transaction?

Ces questions s’inscrivent dans la vérification diligente d’un achat d’entreprise. La rédaction des cessions est un travail de notaire ou d’avocat, comme le montre le guide sur le contrat de vente d’actifs.